La nueva línea de cuidado de la piel de Hailey Bieber recibe una demanda por infracción

Autora colaboradora: Heather Antoine

En abril de 2015, Kylie Jenner presentó una solicitud de marca registrada para la marca "KYLIE" para "servicios de publicidad" y "servicios de patrocinio". La aplicación estaba destinada a servir como un trampolín antes del lanzamiento de la línea de cosméticos de Jenner. Sin embargo, Kylie Minogue se opuso a la solicitud de marca registrada de Jenner, citando su propiedad y uso de Kylie.com, que vendía ropa, perfumes y otros productos comercializados con su nombre desde agosto de 1996 (un año antes del nacimiento de Jenner). La oposición finalmente se retiró y, aunque no fue pública, solo puedo suponer que se llegó a un acuerdo, lo que condujo a las 194 solicitudes y registros de marcas registradas que actualmente pertenecen a la empresa de Jenner, Kylie Jenner, Inc. Lección aprendida, ¿verdad? Equivocado.

El 15 de junio de 2022, la modelo y socialité Hailey Bieber lanzó oficialmente su nuevo esfuerzo "Rhode", anunciado como una línea de cuidado de la piel asequible y libre de crueldad. El lanzamiento fue anunciado a los casi 50 millones de seguidores de Bieber, así como a los 245 millones de seguidores de su esposo, Justin Bieber. Menos de una semana después, el 21 de junio de 2022, Rhode-NYC presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York alegando infracción de marca registrada (Rhode-NYC LLC contra Rhodedeodato Corp. et al; 1:22-cv-05185, la “Denuncia”). ¿Cómo llegamos aquí? Es posible que ya haya visto algunos informes sobre este, o puede que no, pero lo que lo hace particularmente interesante (al menos para este nerd de IP) es la historia de fondo.

En 2014, Purna Khatau y Phoebe Vickers (Rhode-NYC), excompañeras de cuarto en la universidad, renunciaron a sus trabajos de tiempo completo para construir su propio negocio de ropa y accesorios de lujo, "Rhode". Como se detalla en la Demanda, "en los Estados Unidos, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue venden productos de gama alta de Rhode, y Bloomingdales ha dedicado una sección de su buque insignia de la ciudad de Nueva York a la marca", que se ha usado por nombres conocidos como Beyoncé, Mindy Kaling y Maya Rudolph. Su beneficio previsto para 2022 es supuestamente de 14.5 millones de dólares.

En 2017, Rhode-NYC obtuvo su primer registro de marca para "RHODE" para varias prendas de vestir. En marzo de 2019 presentó otra solicitud para carteras, la cual registró a principios de 2021. En junio de 2019, la empresa solicitó un registro de marca para calzado, el cual se encuentra en trámite. Luego, en 2020, la compañía presentó varias solicitudes de marca registrada adicionales para proteger las ventas en expansión de ropa para niños, ropa para hombres, gafas de sol, joyas, mantas y textiles, accesorios para el cabello y artículos diversos como muñecos de peluche, rompecabezas, velas y adornos. También presentaron una solicitud para proteger los "servicios de tiendas minoristas". Cabe destacar que Rhode-NYC no ha presentado ninguna solicitud en la Clase 3 para proteger el uso o el uso futuro de productos de belleza.

De manera algo simultánea, en noviembre de 2018, Bieber presentó una solicitud de "RHODE" en la Clase 25 para ropa. Sin embargo, esa solicitud fue rechazada en base a la probabilidad de confusión con Rhode-NYC y finalmente fue “retirada expresamente”. Se informó que Bieber se acercó a Rhode-NYC durante este tiempo para comprar el nombre y fue rechazado.

Luego, en febrero de 2020, Bieber presentó una solicitud de intención de uso destinada a mantener su lugar en la fila para el uso eventual de "RHODE" en la Clase 3 para productos de belleza. Esa solicitud fue revisada por un examinador de marcas que no planteó ningún riesgo de confusión con las marcas de Rhode-NYC. La solicitud se publicó para oposición y Rhode-NYC no se opuso. También se presentó una solicitud para el logotipo "RHODE", aprobada para oposición, y Rhode-NYC no se opuso. Bieber presentó muchas otras solicitudes para HAILEY RHODE y HAILEY RHODE BEAUTY. Según la demanda, estas solicitudes dieron lugar a una correspondencia en la que los abogados de Bieber explicaron que Bieber había abandonado su solicitud de "RHODE" sobre la ropa al "tomar la decisión". . . abandonar los planes para proceder con una línea de ropa bajo la marca 'RHODE'”. En ese momento, uno podría haber pensado que las partes aceptaron la propuesta de que estas dos "Rhodes" podrían coexistir siempre que Bieber no intentara vender ropa.

Como barra lateral rápida, la pregunta que hacemos en los casos de infracción de marcas registradas es si existe una "probabilidad de confusión" entre las marcas. Hay múltiples factores en ese análisis, pero incluyen el grado de similitud entre las marcas en cuestión y si los productos de las partes están lo suficientemente relacionados como para que los consumidores puedan suponer (erróneamente) que provienen de una fuente común. Por ejemplo, no es probable que DELTA airlines y DELTA dental sean problemáticos porque nadie imaginaría que la aerolínea proporcionaría un seguro dental.

Volver a eso. Como mencioné antes, hasta este año, Bieber solo tenía solicitudes restantes o "vivas" en la Clase 3 para "RHODE" como marca independiente y Rhode-NYC nunca presentó una solicitud en la Clase 3. Sin embargo, el 16 de mayo de 2022, Bieber presentó una lista bastante exhaustiva de bienes y servicios que se proporcionarían bajo la marca comercial "RHODE", incluida la ropa y el calzado. Si fuera una mujer apostadora (y he sabido que lo soy de vez en cuando), supongo que esto es lo que envió a Rhode-NYC al límite. Aunque Rhode NYC también puede haber estado esperando el lanzamiento oficial del producto para demandar en el Tribunal Federal, en lugar de oponerse a la solicitud en la USPTO como lo hizo Minogue. Sin embargo, me pregunto por qué se tomó la decisión de presentar una solicitud en la Clase 25 para prendas de vestir cuando Rhode-NYC ya posee un registro en la Clase 25 para prendas de vestir.

No hay duda de que la celebridad agrega capas a los casos de infracción de marcas registradas. El público asume y asocia a la celebridad con la propiedad "original", lo que puede crear problemas para empresas como Rhode-NYC. Desde que se anunció la línea de Bieber, Rhode-NYC afirma que ya ha notado confusión, incluso en sus propios anuncios y patrocinios cuando las personas han etiquetado incorrectamente las cuentas de redes sociales de Bieber.

Rhode-NYC actualmente está buscando una orden judicial preliminar que ordene a Bieber que deje de usar el nombre "RHODE" o cualquier variación para su marca.

Legal Entertainment se ha comunicado con la representación para hacer comentarios y actualizará esta historia según sea necesario.


brezo antonio es socia y presidenta de las prácticas de protección de marca y privacidad y seguridad de datos de Stubbs Alderton & Markiles LLP, donde protege la propiedad intelectual de sus clientes, incluida la selección, gestión y protección de la marca. Heather también ayuda a las empresas a diseñar e implementar políticas y prácticas que cumplan con las leyes de privacidad nacionales e internacionales.

Fuente: https://www.forbes.com/sites/legalentertainment/2022/06/30/hailey-bieber-new-skincare-line-welcomed-with-infringement-lawsuit/